2021年7月1日利益平衡視野下的“商標在先使用抗辯”

　　新聞來源：騰訊網(wǎng) 信息整理編輯：紫藤

　　近日，經(jīng)過兩級法院一年多的審理，錦天城(重慶)合伙人李章虎、劉鑫律師代理被告涉嫌侵犯商標權(quán)糾紛一案，收到法院終審判決。期間，一審法院審理后，判決被告停止侵權(quán)，賠償損失;二審法院采納了代理人的上訴意見，判決撤銷一審法院的民事判決。該案件的審理對于如何適用“商標在先使用抗辯“標準具有一定典型性。

　　【案情簡介】

　　2013年12月21日，周某注冊了第10585388 號“老板凳”文字商標，核定服務(wù)項目為第43類，包括自助餐廳飯店快餐館餐館酒吧茶館流動飲食供應(yīng)餐廳住所(旅館、供膳寄宿處)咖啡館(截止)。該商標申請注冊日期為2012年3月8日，有效期至2023年12月20日。2016年12月6日，原告成都市某餐飲管理有限公司以受讓的方式成為該商標的專用權(quán)人。

　　原告認為，被告重慶市北碚區(qū)伍柏酒家在其經(jīng)營店鋪的店招、菜譜及點菜單上使用 “老板凳”標識從事餐飲服務(wù)和對外宣傳，容易引起消費者的混淆和誤認，侵害了原告上述商標的專用權(quán)，故要求被告停止侵權(quán)，賠償經(jīng)濟損失及合理費用。

　　【一審法院】

　　被告使用“老板凳”標識對外經(jīng)營和廣告宣傳構(gòu)成商標性使用，且該標識與原告的商標相同、使用的商品服務(wù)種類相同。判斷被告的行為是否構(gòu)成商標侵權(quán)，關(guān)鍵在于其是否構(gòu)成商標的在先使用。

　　一般情況下，商標在先使用的構(gòu)成要件包括如下四個方面∶1.被控侵權(quán)標識與權(quán)利人的商標標識構(gòu)成相同或近似，被控侵權(quán)標識使用的商品服務(wù)類別與權(quán)利人的商標核準使用商品服務(wù)類別相同或類似2.被控侵權(quán)標識的使用時間既早于涉案商標申請注冊時間也早于涉案商標被實際使用的時間 3.被控侵權(quán)標識在涉案商標申請注冊之前已經(jīng)產(chǎn)生一定的影響力4.被控侵權(quán)標識使用的商品服務(wù)范圍應(yīng)當是在權(quán)利人申請注冊商標前已經(jīng)使用的商品服務(wù)范圍。本案中，被控侵權(quán)行為符合第一個構(gòu)成要件，不再贅述。對于其余三要件，結(jié)合全案證據(jù)評判如下∶

　　首先，關(guān)于被控侵權(quán)標識的使用時間。現(xiàn)已查明第10585388號“老板凳”文字商標申請注冊日期為2012年3月8日，原告未舉證證明其實際使用時間，故被告應(yīng)舉證證明其使用“老板凳”標識的時間至少早于2012年3月8日。本案中，被告舉示的租房合同、完稅證、社區(qū)居委會與業(yè)委會的證明、證人證言等證據(jù)足以證明被告的經(jīng)營者向陽梅自2003年起即在雙柏路經(jīng)營餐館。

　　其次，關(guān)于是否在先使用“老板凳”標識。法院認為，社區(qū)居委會與業(yè)委會的證明和證人證言均陳述被告自2003年起即使用“老板凳”作為餐館的門頭標識，2006年由北碚區(qū)市政管理委員會出具的《城市生活垃圾處置費交費通知》和重慶市環(huán)境衛(wèi)生管理局出具的《重慶市城市生活垃圾處置費限期繳納通知書》抬頭為“老板撜”“老板登”，雖然就“凳”字的書寫不一，但與前述證據(jù)可以相互印證。故現(xiàn)有證據(jù)可以證明被告使用涉案標識的時間早于原告申請和使用注冊商標的時間。

　　最后，關(guān)于被控侵權(quán)標識的影響力。本案中被告舉示的證據(jù)僅能證明其在先使用了“老板凳”標識，但其未舉示充足的證據(jù)證明其在涉案商標申請注冊之前已經(jīng)產(chǎn)生一定的影響力，故其不滿足商標在先使用的構(gòu)成要件，其在先使用抗辯不成立。故判決被告立即停止侵權(quán)行為并賠償原告經(jīng)濟損失及合理費用。

　　【二審法院】

　　本案二審爭議焦點在于被告的商標在先使用抗辯是否成立。商標的在先使用抗辯系在商標的注冊原則作為基本原則以外，從利益平衡角度出發(fā)，為商標的在先使用人提供的補充保護。因“老板凳”注冊商標申請之日前被告已存在涉案商標的使用行為，被控使用行為早于原告獲得注冊商標使用權(quán)的時間，亦未超過被告對涉案商標的原有使用范圍，本案審查的重點在于被告使用的涉案商標是否具有一定的影響力。

　　商標的在先使用抗辯保護的是商標使用人在該商標原有使用范圍內(nèi)的利益，在先使用人基于使用行為使涉案商標在原有使用范圍內(nèi)產(chǎn)生穩(wěn)定的利益，該商標即具有一定的識別性，應(yīng)當認定為具有一定的影響力。對于某一地區(qū)的單個店鋪而言，考慮個體經(jīng)營戶的舉證能力、經(jīng)營范圍以及店鋪的輻射范圍有限，在具有一定影響力的認定上，在先使用人舉示的證據(jù)可以證明其使用行為使得該商標在使用地域起到了識別作用，在該使用地域具有一定的影響力，即達到了證明標準。

　　本案中，被告作為重慶市北碚區(qū)一家規(guī)模較小的普通餐館，在北碚區(qū)雙柏路自2003年起經(jīng)營至今，已有近二十年之久，結(jié)合吳景洪、李榮英等多名自然人、個體經(jīng)營戶、業(yè)主委員會出具的書面證明，在現(xiàn)有證據(jù)條件下，可以認定被告在其經(jīng)營地點范圍內(nèi)有具有一定的影響力，被告的商標在先使用抗辯成立。基于此， 對一審法院對于被告不滿足商標在先使用構(gòu)成要件的認定予以糾正，判決撤銷一審判決書。