新商標法及配套法律法規修改要點

　　一、商標申請中的新制度

　　◆ 一標多類申請制度

　　新商標法允許商標申請人在一件商標申請中指定多個類別。例如，申請人申請“ABC”商標時同時指定第18類箱包、第25類服裝和第28類玩具等商品。一標多類的注冊申請，其申請規費依然遵從一類一收費的原則。

　　一標多類制度設置的初衷是為了與國際商標審查實踐接軌，但在審查中依然是逐類審查?？紤]到商標申請規費并未減少，且一標多類在后續駁回程序中會因部分類別不能獲準注冊而“拖累”其他可初步審定的類別獲準，一般不建議采取一標多類的方式提交申請。例如，申請人以一標多類方式申請“ABC”商標，指定第18類箱包、第25類服裝和第28類玩具。在審查中，如果在第18類箱包商品上被商標局引證在先相同或近似商標予以駁回，該商標在第25類和第28類的申請將暫時不予初審公告，如果申請人不對該商標進行分割，該商標則需要一直等待第18類駁回及后續程序審理完成才能一并公告。

　　此外，新商標法中對一標多類的商標在補正、異議、轉讓以及許可等程序中是否可以分割、如何分割并未予以規定，實踐中，在除部分駁回之外的程序中與一標多類關聯的分割申請不可操作，比如：在一標多類申請被異議時，申請人不可申請分割未被異議的類別；申請人也無法在商標核準后分割類別注冊以實現轉讓等目的。可以說，新商標法下的一標多類制度因關聯分割情形僅適用于部分駁回而具有一定的局限性。

　　◆商標分割制度

　　商標分割制度包含一標多類申請中部分類別的分割，以及單類申請中部分商品或服務的分割兩種情形。根據新商標法，申請人在申請在被部分駁回時可將不予核準的商品或服務與已經初步核準的商品或服務相分割，而不能將部分核準類別與核準類別進行整體分割，商標分割后的申請保留原申請的申請日期。例如，申請人提交了“ABC”商標在第9類計算機軟件、導航儀器商品以及第42類計算機軟件服務上的申請，在后續程序中：

　　●單類申請中部分商品/服務分割：商標局經過審查，駁回了申請商標在計算機軟件商品上的注冊，并初步審定申請商標在第9類導航儀器商品以及第42類計算機軟件維護服務上的申請。申請人可以請求將被駁回的計算機軟件從申請商標中分割出來，這樣申請商標在第9類導航儀器商品以及第42類計算機軟件維護服務上將予以初審公告；

　　●一標多類分割：商標局經過審理，駁回了申請商標在第9類全部商品上的注冊。申請人可以請求將第42類申請從該申請中分割出來，這樣申請商標在第42類計算機軟件維護服務上將予以初審公告。

　　目前，新商標法框架下的分割制度采用前一方式，未來商標主管機構會否允許部分駁回類別與核準類別的整體分割有待進一步明確。

　　◆審查意見書制度

　　商標局認為對商標注冊申請內容需要說明或者做出修正的，申請人應自收到通知之日起15日內做出說明或者修正。是否下發審查意見書由商標局審查員自由裁量。

　　該制度有助于在申請程序中解決不涉及與在先權利沖突的問題。例如，商標局經審查認為申請書內容需要修正，或者申請商標為其指定商品或服務的通用名稱，但是通過申請人修改、提交證據說明能夠予以接受的，商標局則發出審查意見書，要求申請人限期改正或說明。相反，依據修改前的商標法，商標局遇到這樣的情況將會直接不予受理或駁回該申請，這樣會使申請人喪失通過申請程序獲得權利的機會，并且將大大延長申請商標獲準注冊的時間。然而，實施條例并沒有規定適用審查意見書的法定情形，因此是否發出審查意見書仍然有賴于商標局依職權審查后對商標注冊性的認定。

　　二、新增審理、審查期限

　　◆商標局審理案件

　　●商標申請：自遞交申請之日起9個月，可延長3個月

　　●異議申請：自初審公告期滿之日起12個月，可延長6個月

　　●撤銷申請：自收到申請之日起9個月，可延長3個月

　　◆商評委審理案件：

　　●不予注冊復審、依相對理由的無效宣告：自收到申請之日12個月，可延長6個月

　　●駁回復審、無效宣告復審[1]、依絕對理由的無效宣告、撤銷復審：自收到申請之日起9個月，可延長3個月

　　◆不計入審查、審理期限：

　　由于嚴格適用審查期限會導致當事人利益得不到有效的保護，商標法實施條例第11條規定了部分不計入審查、審理期限的例外情形：

　　1、公告送達文書的期間；

　　2、提交補充材料三個月的期間（含商標局和商評委）；

　　3、因轉讓而變更當事人需要重新答辯的期間；

　　4、商標申請中，對商品或服務項目、書式進行補正的期間；

　　5、商標申請中，因兩商標同日申請需要提交使用證據及協商、抽簽的期間；

　　6、商標申請中，需要等待優先權文件提交的期間；

　　7、依據當事人的請求等待在先權利案件審理結果的期間。

　　需要關注的是第7點，即涉及在先權利案件審理等待的期間。新商標法第35條、第45條授權商評委在不予注冊復審程序中，以及依相對理由的無效宣告的案件中，若所涉及的在先權利的確定須以其他案件的審理結果為依據的，可以中止審查。除此以外，在其他類型的案件中沒有明確規定中止審理程序。

　　需要等待在先權利確認的案件在駁回復審案件也經常遇到。在這種情況下，即使商標法沒有授權性規定，當事人仍能依據商標法實施條例第11條申請中止審理。此外，即使商評委沒有中止審理，在司法審查階段法院也有可能接受當事人的中止審理請求。

　　對于中止審理請求是否會被接受的問題，如果針對在先權利的案件已經開始審理（如涉及在先權利的異議案件已分文處理），或者在先權利案件明顯有利于中止審理請求申請人時（撤三案件在先權利人在商標局階段沒有提交使用證據或者提供使用證據被認定為無效），商評委和法院則會傾向于接受該中止審理請求。

　　三、誠實信用原則寫入商標法

　　誠實信用原則作為民事活動基本原則之一，主要規定在《民法通則》當中，在針對商標惡意搶注的案件中，通常被作為兜底條款引用。在以往的實踐中，由于《民法通則》作為普通法，而《商標法》作為特別法，商標局和商評委往往會以“民法通則相關規定已體現在商標法中”為由，拒絕適用《民法通則》誠實信用原則審理案件。

　　此次新商標法第七條明確規定：“申請注冊和使用商標，應當遵循誠實信用原則?！闭\實信用原則寫入商標法，還為商標法打擊惡意注冊的具體條文做出體系解釋提供了保障，其具體細化的法條包括：

　　◆ 代理人/代表人搶注：在銷售代理和商標代理中，代理人或者代表人不當地利用在代理活動中獲取的信息，以自己的名義申請被代理人或者被代表人的商標，被代理人或者被代表人提出異議的，該商標不予注冊并禁止使用。

　　◆ 其他關系而明知他人商標的搶注：申請人通過與權利人之間的合同、業務往來關系或者其他關系而明知該他人在先使用的商標，隨后在相同或類似商品申請注冊與權利人相同或近似之商標的，權利人提出異議的，不予注冊。對于權利人“在先使用”的范圍，法律沒有明確規定，但按照實踐中有關商標使用的界定，該等使用應該限于在中國大陸的使用。

　　◆ 申請商標損害他人在先權益：他人享有在先合法民事權益的著作權、商號權、專利權、外觀設計、姓名權、肖像權、商業秘密等均不得被申請人作為商標進行搶注。凡是合法的民事權益都可以通過該法條得到保護，但該條款所指在先權利不包括在先商標權。

　　◆ 申請商標搶注他人已經使用并有一定影響的商標：申請商標不得是他人已經使用并有一定影響的商標，該標準對商標知名度的要求遠低于馳名商標。在實踐中，商標局、商評委和法院通常將申請人搶注商標的惡意，與權利人商標在中國大陸的使用和知名度做出綜合判定。

　　但是，對于當事人是否能夠直接引用誠實信用原則處理上述細化的法條之外的其他情形，此次修訂的商標法和商標法實施條例并沒有明確規定，尚待商標局、商標評審委員會以及人民法院在實踐中進一步明確。

　　四、異議和無效宣告制度的重大變化革

　　◆ 撤銷制度發生重大改革，原爭議類案件不再歸入撤銷案件

　　新商標法下撤銷制度不再包含針對已經注冊的商標提出爭議撤銷的案件類型，現行撤銷案件包含兩類案件：

　　第一類：商標局依職權，針對已注冊商標使用不當而撤銷；

　　第二類：商標局依申請，針對已注冊商標成為其核定使用商品的通用名稱或者無正當理由連續三年不使用的商標而撤銷。

　　◆ 爭議撤銷制度、異議裁定對異議人不利的異議復審制度合并為無效宣告制度，異議裁定對被異議人不利的異議復審制度改為不予注冊復審制度

　　新商標法取消了異議復審程序，按照異議成立與否分別將相應評審程序變更為不予注冊復審和無效宣告，即，異議人對經初審公告的商標向商標局提出異議，且該異議被商標局裁定不予成立的，該被異議商標直接獲準注冊。原異議人對于商標局做出的準予注冊決定不服的，可以向商評委申請宣告注冊商標無效（不受制于一事不再理）。此外，原爭議撤銷并入無效宣告制度。

　　對于異議理由成立，商標局裁定被異議商標不予注冊的，被異議人（即初審公告商標的申請人），可以向商評委申請不予注冊復審。商評委在不予注冊復審審理中，應當通知原異議人參加并進行答辯。被異議商標最終通過不予注冊復審，或者通過司法審查獲準注冊的，仍然將受制于無效宣告制度。

　　設立該制度以后，在先權利人打擊惡意搶注的案件中應當注意：

　　1、在原異議復審制度中，被異議商標在異議復審階段仍為尚未注冊的申請商標，而在新制度下，一旦異議不成立，被異議商標將直接獲準注冊。因此，異議申請階段顯得更為重要。這就要求異議人在異議階段中做出更充分的準備，如使用證據和知名度證據的保存和搜集，加強商標監控等。

　　2、如果異議成功，被異議商標被商標局裁定不予注冊，在被異議人申請不予注冊復審程序中，商評委審理的主要依據為當事人復審申請和答辯的事實、理由及請求，而非異議申請階段事實和理由。這就要求原異議人在不予注冊復審中積極答辯，否則可能會承擔被異議商標通過不予注冊復審獲準注冊的不利后果。

　　五、馳名商標制度變化

　　◆ 馳名商標依據案件需要進行個案認定

　　新商標法規定馳名商標即為“相關公眾所熟知的商標”。該制度作為一項商標權保護制度，在處理涉及的商標案件需要對馳名事實進行認定時，可以依據當事人的請求進行個案認定。

　　對于有認定馳名商標需要的企業而言，在日常的經營活動中要注意留存相關證據。法官對于在某一領域內（相關公眾）知名度很高的商標完全可能毫無所知。這種時候，企業提交用以證明該商標在相關領域內具有極高知名度的證據顯得尤為重要。即使對于某些為普通公眾所熟知的知名商標，如果缺乏足夠的證據，法官即便知曉該商標也不能在欠缺馳名事實證據的情況下認定其為馳名商標。

　　此外，根據官方的做法，商標局、商評委以及法院在能夠引用其他商標法規定的事由對在先商標進行保護時，也傾向于不認定馳名商標對在先權利進行保護。因此，對于有因保護需要而申請認定馳名商標的企業，需要挑選合適的案件作為馳名商標認定請求的嘗試。

　　◆ 馳名商標不得使用與宣傳

　　馳名商標作為一項商標保護制度，在實踐中被很多企業用于企業宣傳。新商標法規定，生產、經營者不得將“馳名商標”字樣用于商品、商品包裝或者容器上，或者用于廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中。

　　商標法修訂以前，企業認定馳名商標的主要目的有二：一是鞏固與增強商標權利基礎，取得商譽獲官方認可的直接證據，也使商標在認定后的案例中受到更強的保護，特別是針對跨類別的商品和服務；二是將馳名商標認定本身作為宣傳推廣的重要手段，一旦認定后即將“中國馳名商標”的名義用于廣告宣傳。在實踐中，因后一目的催生了大量的馳名案件，并導致了“馳名商標異化”現象產生，深受業界詬病，導致了相關主管部門對于馳名商標認定極度審慎，反而妨礙了真正需要保護的第一類權利人獲得馳名商標的認定和保護。新商標法明確規定了不得將“馳名商標”用于廣告宣傳，否則予以罰款，意圖對為了上述第二種不當目的獲得認定的行為予以遏制。

　　由于作為法律保護意義上的“馳名商標”認定需求始終存在，特別是針對在商標權利人注冊范圍以外商品和服務上的侵權性商標注冊和使用，以及企業名稱侵權等案件中認定馳名商標仍有重要意義，企業仍可根據具體案件的情況適時決定是否在案件中申請認定商標為馳名商標。一旦馳名商標獲得認定，企業依然可以在公司介紹資料的品牌保護部分提及在特定案件中商標被相應機構認定為馳名商標的事實。

　　六、商標侵權責任的變化

　　◆ 細化了商標侵權便利條件的規定

　　新實施條例第75條規定，為侵犯他人商標專用權提供倉儲、運輸、郵寄、印制、隱匿、經營場所、網絡商品交易平臺等，屬于商標法第五十七條第（六）項規定的提供便利條件。

　　修改后的商標法和實施條例將“提供便利條件”做了較大幅度的細化并進行了開放式的規定。我們理解，將提供“網絡商品交易平臺”明確為“提供便利條件”的一種是明顯的進步。但是“網絡交易平臺”的定義尚需在司法實踐中進一步明確。而且，垂直電商、團購網站、電子商務平臺各自的注意義務邊界及認定幫助侵權的考量因素，也需要在司法實踐中進一步明確。另外，既然提供“網絡商品交易平臺”可以被認定為構成幫助侵權，那提供線下交易平臺的市場管理方應承擔何種注意義務？在何種情況下應認定市場管理方構成幫助侵權？這些問題對于作為品牌持有方的企業都是至關重要的問題，也需要主管部門和人民法院在此后的實踐中予以逐步的明確和把握。

　　◆ 懲罰性賠償以及賠償限額變化

　　在侵犯注冊商標專用權的案件中，通過計算得出賠償數額的前提下，如果侵權行為系對商標專用權的惡意侵犯，情節嚴重的，可以在按照上述方法確定數額的一倍以上三倍以下確定賠償數額。對于賠償數額難以確定的，新法將法定賠償金額上限從舊法的50萬元提升至300萬元。而且，商標法實施條例規定計算違法經營額時，可以考慮以下因素：（一）侵權商品的銷售價格；（二）未銷售侵權商品的標價；（三）已查清侵權商品實際銷售的平均價格；（四）被侵權商品的市場中間價格；（五）侵權人因侵權所產生的營業收入；（六）其他能夠合理計算侵權商品價值的因素。基于以上規定，權利人在提起商標侵權之訴時，可從侵權行為持續時間、地域廣度、侵權商品種類、侵權商品的實際銷售額、以及侵權人主觀惡意（多次侵權、仿冒和有誤導性宣傳行為）等多方面加以舉證，以期獲得更高的民事賠償額。

　　◆ 將他人注冊商標作為商品名稱和商品裝潢使用構成侵權

　　新實施條例第76條明確，在同一種商品或者類似商品上將與他人注冊商標相同或者近似的標志作為商品名稱或者商品裝潢使用，誤導公眾的，屬于商標法第五十七條第二項規定的侵犯注冊商標專用權的行為。

　　七、程序性事項

　　◆ 數據電文送達方式

　　根據商標法實施條例，商標局以數據電文方式送達當事人的，應當經當事人同意，并自文件發出之日起滿15日，視為送達當事人。由于數據電文通常能很快傳送至當事人，而發出15天視為送達的規定，實際上是對期限的延長，實則鼓勵當事人同意采取數據電文接收方式。數據電文送達文件的優勢在于能大大縮短文件在流轉過程中消耗的時間，并降低文件遺失的風險。

　　◆ 承認民營快遞作為郵政服務公司

　　根據新法，中國郵政不再是唯一的書式遞交郵政服務公司。新法承認了遞交商標局和商評委的書式可以通過民營快遞遞交。實踐中，大家偏愛的順豐速遞在時效上比郵政快遞更為可靠，并且，民營快遞的上門取件服務更人性化，能有效的節約代理機構和律所的人力成本。對于提交書式較多的企業而言，大量通過民營快遞提交還可以與企業談判協議價格。

　　◆ 市場調查可作為證據予以采信

　　在判斷兩商標在市場上共存是否會產生實際的消費者混淆（Likelihood of Confusion）時，通過對比商標和商品服務之間的近似性以及類似性只是對應然市場狀態進行預測的技術手段。判斷是否會有混淆發生，還應以市場和公眾的角度為準。北京市高級人民法院通過借鑒國外商標審查中普遍引入的市場調查證據采納制度，在其發布的商標授權確權行政案件審理指南中也明確市場調查報告可作為證據予以采信。該等調查報告同樣適用于是否通過使用獲取顯著性的商標案件。

　　依據北京市高院的最新發布的《審理指南》，市場調查應當盡可能模擬相關公眾實際購買商品時的具體情形，并應當對相關公眾的范圍、數量及其確定，相關公眾購買商品時的注意程度以及整體比對、隔離觀察、主要部分比對等方法的運用等進行詳細描述，缺少上述要素、對上述要素使用錯誤或者無法核實其調查真實性的市場調查結論，不予采信。

　　一份公正、科學的市場調查將對法官自由心證起著非常大的作用。但是，一分設計合理、調查范圍廣泛的市場調查費用會比較高。我們建議企業在關鍵的商標權利上，妥善運用市場調查手段，輔之以現場公證，以證明商標的顯著性、知名度，被訴侵權商標所造成的市場混淆等關鍵法律事實。

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